Marchio registrato: la guida completa

L’espressione “marchio d’impresa” identifica un segno distintivo utilizzato in una attività imprenditoriale idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un soggetto da quelli degli altri imprenditori presenti sul mercato.

Sommario

1. Che cos'è un marchio?
2. I vantaggi della registrazione del marchio
3. Chi può registrare un marchio d'impresa?
4. I presupposti e i requisiti per la registrazione del marchio
5. La ricerca di anteriorità
6. La procedura per registrare un marchio d'impresa
7. La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio
8. La validità del marchio solo per alcune classi specifiche
9. I casi di estinzione del marchio d'impresa
10. L’estensione temporale della protezione e il rinnovo del marchio
11. Quanto costa la registrazione di un marchio
12. Registrazione tramite professionista abilitato o in autonomia
13. Il marchio dell'Unione Europea 
14. Le estensioni internazionali di marchio e i marchi esteri

1. Che cos'è un marchio? 

Nel nostro ordinamento, la maggior parte della disciplina riguardanti i marchi d’impresa è contenuta nel D. Lgs. 30/2005, comunemente denominato Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), e in alcune norme del codice civile (in particolare gli articoli contenuti nel Capo III, Titolo VIII, Libro V del codice civile), oltre che da strumenti legislativi dell’Unione Europea e Convenzioni internazionali di cui fa parte l’Italia.

Di solito, il marchio viene apposto sul prodotto o è comunque visibile nella fruizione dei servizi di una specifica impresa.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha riconosciuto che il marchio, inoltre, può svolgere diverse funzioni:

• distintiva, ossia di comunicazione al consumatore circa l’origine imprenditoriale del prodotto o servizio;
• di qualità, dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore può collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato (ad esempio con riferimento ai marchi di beni di lusso);
• di comunicazione, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;
• pubblicitaria, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;
• di investimento; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

All’interno di una attività imprenditoriale questi segni possono essere utilizzati in modo differente. Si distingue comunemente tra marchio generale, utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi che può o meno coincidere con la ragione sociale dell’impresa (ad esempio il segno utilizzato proprio per contraddistinguere una impresa, ad esempio una impresa dolciaria caratterizzata da un nome specifico), e marchio speciale, che caratterizza specifici prodotti o servizi di un imprenditore (ad esempio, con riferimento all’impresa dolciaria, i marchi utilizzati per le diverse tipologie di biscotti prodotti).

Ancora, si distingue tra marchi di fabbrica, apposti dal soggetto che produce un determinato prodotto, marchi di commercio, che invece riguardano chi vende determinati prodotti, e marchi di servizio, utilizzati da fornitori di servizi.

Nella scelta del segno distintivo l’imprenditore, dunque, deve considerare quale immagine, quali informazioni vuole trasmettere al consumatore attraverso i propri prodotti o servizi, tenendo in considerazione che un marchio d’impresa per poter essere tutelato e registrato – come verrà evidenziato nei successivi paragrafi – deve essere nuovo rispetto ai segni già presenti sul mercato ed è essere idoneo a distinguere l’imprenditore che offre quei determinati prodotti o servizi rispetto ai suoi concorrenti.

I marchi d’impresa, inoltre, possono consistere di qualsiasi segno che possa essere rappresentato nel registro, così da consentire di essere determinato con chiarezza e precisione: come verrà approfondito in seguito, dunque, il marchio può consistere di semplici parole, immagini bidimensionali o tridimensionali, fino a suoni, colori e altri segni.

Sul punto, un equivoco in cui si incorre spesso è credere che un logo, utilizzato in una attività imprenditoriale, sia sempre un marchio d’impresa. I logotipi, infatti, in quanto rappresentazioni grafiche, di fantasia o meno, utilizzate in una attività di impresa ben possono essere oggetto di una registrazione di marchio o essere utilizzati, di fatto, come marchio d’impresa. Tuttavia, sarebbe errato ritenere che tutti i loghi possano godere della protezione riconosciuta nel nostro ordinamento ai marchi d’impresa.

Come verrà approfondito in seguito, infatti, vi sono numerosi presupposti e requisiti che devono essere rispettati affinché l’imprenditore possa godere della relativa tutela giuridica.

2. I vantaggi della registrazione di un marchio 

La registrazione di un marchio d’impresa consente al titolare di assicurarsi numerosi vantaggi rispetto ai concorrenti.

a. La registrazione del conferisce una più efficace tutela nei confronti del valore commerciale di un brand

Registrare un marchio d’impresa consente al titolare di far fruttare gli investimenti sostenuti per affermare un proprio prodotto o servizio sul mercato. In questo modo, infatti, il titolare acquista un monopolio sull’uso di un determinato segno per prodotti o servizi specifici, impedendo a terzi di appropriarsi o usare segni identici o simili nel medesimo segmento del mercato e agendo nei confronti di domande di registrazione di marchio che siano in conflitto con il proprio diritto.

b. La registrazione di un marchio crea un perimetro di protezione a favore del titolare, tutelandolo dai marchi della concorrenza e impedendo contraffazioni di terzi.

La registrazione del marchio consente al titolare di difendersi da segni concorrenti sul mercato che potrebbero porre in confusione i consumatori o danneggiare la reputazione del titolare stesso. La titolarità di un marchio registrato, infatti, costituisce titolo per avanzare un’azione di contraffazione, allegando unicamente il titolo e argomentando in merito alla violazione dei propri diritti. Pertanto, la registrazione del marchio consente una tutela più agevole al titolare nei confronti di terzi.

c. Un marchio registrato costituisce un titolo che può essere fonte di reddito e oggetto di accordi commerciali con terzi

Un marchio registrato ha, in sé, un valore commerciale che può essere sfruttato dal titolare, il quale può concedere il marchio in licenza o cederlo del tutto ad altri soggetti.  Inoltre, i marchi di impresa possono essere utilizzati per accedere a finanziamenti.

In Italia, è conferita una tutela specifica anche al marchio non registrato che sia usato nell’attività commerciale di un’impresa. Tuttavia, la protezione così concessa è più difficoltosa di quella di cui gode un marchio registrato, in quanto l’onere probatorio è più gravoso per il titolare di un marchio di fatto.

Pertanto, la mancata registrazione di un marchio lascia il titolare maggiormente esposto all’attività di concorrenti e comporta maggiori rischi per l’attività d’impresa.

3. Chi può registrare un marchio d'impresa?

Pertanto, possono ottenere la registrazione di un marchio non solo coloro che, imprenditori, ne vogliano fare uso direttamente, ma anche chi, anche senza la qualifica di imprenditore, intenda acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l’uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi.

Oltre al marchio individuale, di titolarità di uno o anche più soggetti in comunione, in Italia sono previste ulteriori tipologie di marchi, ossia:

• il marchio collettivo (art. 11 CPI), registrato da associazioni di produttori di beni o servizi che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi provenienti da imprenditori diversi che, facendo parte dell’associazione e sulla base di uno specifico disciplinare, sono autorizzati dal titolare a usare il marchio collettivo;

• il marchio di certificazione (art. 11bis CPI), registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. I richiedenti non possono svolgere un’attività che comporti la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato, ma possono unicamente autorizzare terzi, in possesso di determinati requisiti, ad usare il marchio nella loro attività. Il regolamento d’uso del marchio di certificazione deve essere allegato alla domanda di registrazione.

La domanda di registrazione di marchio può essere presentata direttamente dall’interessato oppure questi può farsi rappresentare da un altro soggetto a ciò abilitato. L’interessato può chiedere la registrazione effettuando un deposito postale, oppure recandosi direttamente in Camera di Commercio. Se in possesso di una firma digitale, l’interessato può altresì procedere al deposito telematico.

Attualmente, gli unici soggetti che possono rappresentare gli interessati dinanzi all’UIBM sono i consulenti in proprietà industriale iscritti all’apposito ordine (i mandatari) o gli avvocati iscritti all’albo (i rappresentanti).

Il conferimento dell’incarico di rappresentanza deve essere fatto per iscritto attraverso una lettera di incarico, da allegare alla domanda di registrazione del marchio, che può essere per una o più domande (lettera di incarico singola o multipla) e riguardare specifiche attività dinanzi all’UIBM o essere generale (lettera di incarico specifica o generale).

La lettera d'incarico è soggetta a imposta di bollo da € 16,00 e non è soggetta ad alcuna legalizzazione o autenticazione. L’incarico, a sua volta, è soggetto ad una tassa di € 34,00.

Nel caso in cui l’incarico sia stato conferito al mandatario o rappresentante tramite una lettera d’incarico multipla o generale, ogni domanda successiva deve contenere e allegare il numero di deposito della lettera d’incarico e una copia semplice della stessa.

4. I presupposti e i requisiti per la registrazione del marchio

Ai sensi dell’art. 7 CPI, possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.

Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.

a. Tipologie di marchi a seconda della natura dei segni

La normativa vigente contiene una lista esemplificativa dei segni che possono essere registrati ossia le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

A seconda degli elementi che compongono il marchio, è possibile individuare le seguenti tipologie:

• marchio verbale, costituito solo da parole;
• marchio figurativo, contenente la riproduzione di una figura (reale o di fantasia) da sola o insieme a una componente verbale (marchio misto);
• marchio di forma o marchio tridimensionale, che protegge una forma tridimensionale, quando idonea a rendere il prodotto riconoscibile senza l’apposizione di un altro segno.

  Oltre queste tipologie, che costituiscono le più diffuse, sono possibili anche i seguenti:

• marchio sonoro, costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;
• marchio di colore, che protegge una determinata tonalità cromatica;
• marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
• marchio multimediale, è costituito dalla combinazione di immagine e di suono;
• marchio a motivi ripetuti, ossia un segno caratterizzato dalla successione regolare di una serie di elementi (ad esempio una particolare trama o motivo grafico);
• marchio di posizione, che tende a proteggere la posizione in cui viene apposto il marchio;
• marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

I  marchi sonori, di movimento, multimediale e olografico sono di recente introduzione nella disciplina nazionale. L’UIBM provvederà, con apposite circolari esplicative, a fornire le informazioni necessarie per un corretto deposito.

Inoltre, è vietato registrare come marchio:

• i ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non è prestato il consenso (art. 8 CPI);
• segni costituisti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure che è necessarie per ottenere un risultato tecnico, o ancora che dia valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI);
• gli stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell’immagine o sella reputazione dell’Italia (art. 10 CPI);
• le indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI).

b. Novità

Ai sensi dell’art. 12 CPI, non possono costituire oggetto di registrazione segni che non sono nuovi, ossia qualora siano già presenti sul mercato segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali si chiede la registrazione.

La normativa specifica che non sono nuovi i segni che siano

1) identici o simili ad un segno già noto, in via non puramente locale, come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

2) identici o simili a un segno già noto, in via non puramente locale, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

3) identici ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;

4) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

5) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

6) identici o simili ad un marchio straniero già notoriamente conosciuto e la cui notorietà si riverberi anche sul territorio italiano o in una parte significativa di esso.

c. Capacità distintiva

Il segno, ai sensi dell’art. 13 CPI, non può:

• consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio parole come “super”, “extra”, “ciao”);
• essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (ad esempio “bittèr” per aperitivi, “espresso” per macchine da caffè o “nougatine” per caramella di mandorlato ricoperta di cioccolato).

Un’unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il segno, prima della domanda di registrazione, abbia acquistato carattere distintivo.

d. Liceità

Il segno non può essere in contrasto con l’ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (art. 14 CPI).

5. La ricerca di anteriorità

Prima di procedere alla presentazione della domanda di registrazione, ed anche solo di iniziare l’uso di un certo segno distintivo, è suggeribile verificare che non siano già stati registrati marchi identici o simili, per prodotti o servizi identici o affini, rispetto a quello per il quale si intende chiedere la registrazione e/o che comunque si intenda usare.

Una simile verifica, denominata comunemente ricerca di anteriorità o ricerca di disponibilità, dovrà prendere in considerazione il territorio per il quale si intende chiedere la protezione e i prodotti/servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione del marchio.

Ad esempio, con riferimento alla registrazione di un marchio italiano, il richiedente dovrà verificare che non esistano sul territorio italiano registrazioni anteriori di marchi simili o identici per prodotti o servizi identici oppure affini a quelli per i quali intende chiedere la registrazione. Ciò significa, tuttavia, che la ricerca dovrà comprendere sia marchi italiani, sia marchi dell’Unione Europea – i quali hanno efficacia anche sul territorio italiano – oppure estensioni internazionali di marchio che abbiano designato il territorio italiano.

È bene notare che l’UIBM, al contrario di altri Uffici, non opera nessuna ricerca di anteriorità sulle domande di registrazione di marchio. Ciò significa che, anche se la procedura di registrazione si conclude con la concessione del marchio, senza dunque che siano presentare osservazioni di terzi nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione definitiva, ciò non esclude che terzi possano successivamente chiedere l’annullamento della registrazione di marchio ritenuta confliggente con dei propri diritti anteriori al deposito della domanda di marchio.

La ricerca di anteriorità può essere effettuata gratuitamente utilizzando le banche dati rese disponibili dagli Uffici competenti. Tra queste, una delle banche dati più utile è TMview, messa disposizione dall’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale, la quale raccoglie i dati degli Uffici dei marchi nazionali o internazionali che partecipano al progetto, tra cui l’UIBM, l’EUIPO e l’OMPI.

Ciononostante, vista l’importanza della ricerca di anteriorità, è sconsigliabile affidarsi unicamente alle banche dati consultabili gratuitamente, in quanto:

• le banche dati, specialmente quelle di Uffici marchi nazionali quali l’UIBM, non sempre sono aggiornate o affidabili quanto alle informazioni contenute;
• non è semplice, per chi non sia un consulente, un avvocato o comunque un professionista del settore, valutare la somiglianza tra segni o l’affinità dei prodotti al fine di verificare se il marchio che si intende depositare sia o meno in conflitto con un marchio registrato anteriore;
• vi possono essere altri diritti anteriori non registrati (quali denominazioni sociali, nomi a dominio, insegne, ecc.) che potrebbero confliggere con la domanda di registrazione del marchio.

Pertanto, affidarsi a studi o consulenti specializzati per lo studio preliminare della domanda di marchio e la ricerca di anteriorità consente di avere accesso a strumenti maggiormente affidabili e di avvalersi della competenza di esperti del settore.

Se dalla ricerca di anteriorità dovesse risultare che il segno oggetto della domanda di registrazione confligge con un diritto anteriore, il consulente o l’avvocato potranno inoltre consigliare il richiedente e supportarlo nella strategia più appropriata, sia essa negoziare con il titolare del marchio anteriore, contestare il marchio anteriore, proseguire con la registrazione, consapevole dei rischi, rinunciare a registrare il segno oppure modificarlo opportunamente.

6. La procedura per registrare un marchio d'impresa

a. Le modalità di presentazione della domanda di registrazione di un marchio italiano

Le modalità preferibili per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure via internet tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it, se in possesso di firma digitale. Per quanto riguarda il deposito online, inoltre, dal mese di febbraio 2019 è disponibile una nuova procedura telematica rapida, opzionale, che riduce o tempi necessari alla pubblicazione delle domande di marchio.

È possibile, inoltre, inviare la domanda via posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”). Tuttavia, quest’ultima soluzione è sconsigliata dall’UIBM stessa, dal momento che comporta un allungamento delle tempistiche necessarie per l’attribuzione del numero e della data di deposito.

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio ed essere redatta, come tutta la documentazione ad essa relativa allegata, in lingua italiana.

Ai fini della registrazione è necessario che siano presentati i seguenti documenti:

• la domanda di registrazione per marchio di impresa, compilata e firmata in originale provvista di marca da bollo e due copie;
• l’esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
• la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito.

  Inoltre, occorre eventualmente allegare:

• la lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata tramite un mandatario abilitato o un avvocato, con marca da bollo;
• il documento di priorità, nel caso in cui la domanda rivendichi la priorità della data di deposito di una o più domande di marchio depositate entro i sei mesi precedenti, secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale;
• l’atto di delega, se necessario.

All’atto della presentazione della domanda, inoltre, viene consegnato al richiedente il modulo F24 per il pagamento delle tasse di concessione governativa all’Agenzia delle Entrate. La data di deposito della domanda decorre dalla data del pagamento. Solo nel caso in cui il deposito della domanda avvenga via posta è necessario pagare il modulo F24 prima dell’invio della domanda, allegando alla stessa la ricevuta.

b. La domanda di registrazione per marchio d’impresa

Il documento principale da compilare ai fini della registrazione è la domanda di registrazione per marchio d’impresa (Mod. MA-RI), reperibile sul sito internet dell’UIBM nella sezione contenente la modulistica, differente a seconda che la domanda sia presentata dal richiedente, dal rappresentante o da un mandatario.

La domanda contiene le seguenti sezioni:

1. Dati identificativi della domanda

In questa sezione vengono richiesti i dati riguardanti il marchio stesso, ossia la tipologia di deposito, il tipo e la natura del marchio, la denominazione e descrizione, oltre che i colori rivendicati ed eventuali note.

2. Classificazione

La domanda deve contenere l’indicazione delle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione, indicando sia il numero della classe, secondo la Classificazione di Nizza, e l’elenco dei prodotti o servizi, identificati con chiarezza e precisione utilizzando la terminologia ufficiale, all’interno della classe così individuata. È necessario indicare almeno una classe.

3. Priorità

Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui si intendesse rivendicare la data di deposito di una precedente domanda estera o di una esposizione.

4. Richiedente

Al fine della ricevibilità della domanda di registrazione del marchio, è necessario inserire correttamente tutti i dati richiesti relativi al richiedente.

5. Domicilio Elettivo/Rappresentante/Mandatario (a seconda del modulo)

In questa sezione occorre individuare il domicilio elettivo del richiedente stesso. Questa informazione è importante ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative ai sensi dell’art. 120 comma 3 CPI. Nei moduli da presentare nel caso di domanda depositata da un rappresentante o un mandatario, sono richiesti anche i dati di questi soggetti.

6. Documentazione allegata o con riserva di presentazione

Oltre alla rappresentazione del marchio da allegare in foglio A4 separato, è possibile allegare alla domanda ulteriore documentazione.

In questa sezione è inoltre possibile richiedere copia autentica della domanda depositata. In quest’ultimo caso, si renderà necessario compilare un ulteriore modulo, in marca da bollo, accompagnata da ulteriori marche da bollo, quante sono necessarie a seconda del numero di pagine della documentazione da autenticare, oltre alla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, copiatura e spedizione.

Infine, in calce al modulo è presente il verbale di presentazione, compilato all’atto del deposito dall’impiegato addetto.

c. L’esame della domanda

Una volta ricevuta la domanda di deposito completa degli allegati e con il pagamento delle tasse e dei diritti di segreteria necessari, l’Ufficio procede all’esame della domanda, al fine di verificarne la ricevibilità e la registrabilità a norma di legge.

In particolare, la procedura si sviluppa in diverse fasi:

1. Esame da parte dell’UIBM

L’ufficio verifica in primo luogo la ricevibilità della domanda, ossia che siano state pagate le tasse e siano stati indicati gli elementi essenziali richiesti nel modulo. In particolare, se nella domanda mamcano i dati del richiedente, la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, la domanda è dichiarata irricevibile d’ufficio.

In questa fase l’UIBM può anche chiedere al richiedente di fare integrazione alla domanda entro due mesi dalla comunicazione nel caso in cui non siano stati consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa o, ancora, non sia stato indicato un domicilio o rappresentante. Nel caso in cui il richiedente ottemperi, la data di ricevimento dell’integrazione vale a tutti gli effetti quale data di deposito. In caso contrario l’Ufficio dichiara la domanda irricevibile.

l’UIBM procede in secondo luogo ad un esame formale della domanda, verificando i dati eventualmente inseriti con riferimento al rappresentante, se vi sia, inclusa la presenza della lettera d’incarico, e quelli riguardanti l’eventuale rivendicazione di priorità.

Inoltre, l’UIBM una volta accertata la regolarità formale della domanda procede ad un esame tecnico, rilevando in particolare la sussistenza dei requisiti di registrazione richiesti dalla legge e la liceità dei segni per i quali si chiede la registrazione.

Nel caso in cui l’UIBM rilevi delle criticità, ne informa il richiedente presso il domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’UIBM procede al rigetto della domanda.

2. Pubblicazione

Successivamente alla chiusura dell’esame dell’UIBM, la domanda di registrazione è soggetta a pubblicazione nell’apposito Bollettino. Con la pubblicazione la domanda viene resa accessibile a tutti gli interessati.

3. Osservazioni di terzi o concessione definitiva

Entro tre mesi dalla pubblicazione, coloro che sono titolari di diritti anteriori hanno la facoltà di presentare opposizione alla registrazione. In questo caso si apre un procedimento amministrativo volto a verificare le ragioni dei soggetti che si oppongono. Nel caso in cui la procedura di opposizione si concluda in modo favorevole per il richiedente o, invece, in assenza di opposizioni di terzi, il marchio è registrato e l’ufficio emette l’attestato di registrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l’attestato di registrazione, per le domande depositate dal 18 maggio 2015 gli attestati sono firmati digitalmente ed inviati via PEC direttamente alla PEC/mail comunicata dall’utente in sede di deposito.

d. La richiesta di ritiro della domanda di registrazione

Prima che l’UIBM emetta il certificato di registrazione del marchio, il richiedente che non abbia più interesse alla registrazione del marchio può presentare una richiesta di ritiro della domanda depositando una apposita istanza in bollo.

Allo stesso modo della domanda di registrazione, la richiesta può essere trasmessa all’UIBM online, tramite il portale dei servizi, oppure può essere presentata direttamente alla Camera di Commercio o inviata all’UIBM.

L’istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare la domanda che si intende rinunciare, ossia i dati del richiedente (o dell’eventuale rappresentante/mandatario), il numero e la data di deposito della domanda di registrazione di marchio che si intende ritirare.

Una volta presentata la domanda di ritiro, viene rilasciata una ricevuta di presentazione. A partire dalla data riportata su tale ricevuta, l’originaria domanda di deposito del marchio si intende ritirata.

7. La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio

Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, coloro che ritengono tale domanda in conflitto con un proprio marchio o diritto anteriore possono opporsi alla concessione del marchio.

In particolare, sono legittimati a presentare opposizione (art. 177 CPI):

• i titolari di marchi già registrati in Italia o con efficacia in Italia da data interiore;
• i soggetti che hanno depositato una domanda di registrazione di marchio in Italia in data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
• i licenziatari dell’uso esclusivo del marchio;
• le persone, gli enti e le associazioni che vantino diritti su ritratti di persone, nomi di persone e segni notori quali nomi di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi ai sensi dell’art. 8 CPI;
• i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica;
• i soggetti che hanno depositato una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

Con l’istanza di opposizione, pertanto, si può far valere (art. 176 CPI):

• l’esistenza di marchi identici già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, per prodotti o servizi identici (art. 12 comma 1 lett. c CPI);
• l’esistenza di marchi identici o simili già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 12 comma 1 lett. d CPI);
• l’esistenza di marchi identici o simili già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore gode nell'Unione Europea o in Italia di rinomanza e quando l'uso di quello successivo, senza giusto motivo, trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (art. 12 comma 1 lett. e CPI);
• l’esistenza di marchi identici o simili già notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto (art. 12 comma 1 lett. f CPI);
• la circostanza che si tratti di segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione italiana o dell'Unione Europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione Europea o l’Italia è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (art. 14 comma c-bis CPI);
• la circostanza che non sia stato prestato il consenso alla registrazione di ritratti o nomi di persona e segni notori ai sensi dell’art. 8 CPI.

Il procedimento di opposizione, avente natura amministrativa, si svolge dinanzi all’UIBM secondo le fasi e con le modalità seguenti.

a. Istanza di opposizione

In primo luogo, gli interessati presentano, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, una istanza di opposizione scritta in italiano, motivata e documentata, contenente, a pena di inammissibilità (ai sensi dell’art. 176 CPI):

• con riferimento al marchio oggetto di opposizione, i dati del richiedente, il numero e la data della domanda e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione (l’opposizione può riguardare tutti o una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione);
• per quanto riguarda il marchio o il diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o del diritto anteriore, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione;
• i motivi su cui si fonda l'opposizione.

Inoltre, l’atto di nomina del mandatario – se nominato – deve essere depositato contestualmente all’istanza di opposizione, altrimenti l’istanza deve contenere una dichiarazione di riserva di deposito, che comunque deve avvenire non oltre due mesi dal deposito dell’istanza.

Il deposito dell’istanza di opposizione è soggetto al pagamento di una tassa.

b. Controllo formale dell’istanza e cooling off period

Ricevuta l’istanza, entro due mesi dalla scadenza del termine per presentare opposizioni, l’UIBM verifica l’ammissibilità formale dell’istanza e il pagamento dei diritti di opposizione.

Se la verifica ha esito positivo, l’UIBM informa il richiedente dell’avvio del procedimento di opposizione e concede alle parti un termine di due mesi – estendibile su richiesta congiunta delle parti fino a dodici mesi – per trovare un accordo di conciliazione. Se le parti trovano un accordo, il procedimento di opposizione si estingue.

c. Deduzioni difensive

Trascorso inutilmente il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, si apre una fase istruttoria in contraddittorio tra le parti.

In particolare, l’opponente deve depositare, entro due mesi dalla data di scadenza del periodo di cooling off, la seguente documentazione:

• copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell’Unione europea;
• ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
• la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’UIBM, ovvero l’opposizione si fondi su una denominazione di origine o una indicazione geografica.

Il richiedente, a sua volta, ricevuta la documentazione dell’opponente, presenta le proprie deduzioni difensive entro il termine fissato dall’UIBM. Nelle proprie deduzioni difensive, in particolare, il richiedente può chiedere che l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio opposto fornisca la prova che il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione sia stato oggetto di uso effettivo nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di opposizione, o che vi siano motivi legittimi che giustificano il mancato uso. 

Nel caso in cui l’opponente non presenti, entro sessanta giorni, le proprie deduzioni documentando quanto richiesto o, presentando le deduzioni nei termini, l’UIBM ritenga che la prova fornita non sia sufficiente, l’opposizione decade.

L’UIBM, prima di prendere una decisione, può invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni e osservazioni.

d. Decisione dell’UIBM

Valutate le argomentazioni delle parti, l’Ufficio giunge ad una decisione definitiva, accogliendo totalmente o parzialmente l’opposizione – e dunque rifiutando la domanda di registrazione di marchio per tutte o alcune classi merceologiche – oppure rigettando l’opposizione con definitiva concessione della domanda di registrazione di marchio. La parte soccombente può essere condannata a rifondere all’altra parte, in tutto o in parte, le spese sostenute per la difesa.

Le parti hanno la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro la decisione così emessa dall’UIBM (art. 182 CPI)

8. La validità del marchio solo per alcune classi specifiche

Uno degli aspetti più delicati della registrazione di un marchio d’impresa, insieme alla rappresentazione del marchio in sé, è l’individuazione delle classi merceologiche e la descrizione dei prodotti o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ai sensi dell’art. 7 CPI, infatti, un marchio d’impresa è protetto unicamente con riferimento a determinati prodotti o servizi descritti con precisione nella domanda di registrazione.

In primo luogo, come anticipato trattando dei requisiti di registrazione, la domanda di registrazione deve riguardare un marchio nuovo. Pertanto non è consentito registrare marchi identici o simili a marchi già precedentemente registrati da terzi per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 12 comma 1 lett. d) CPI).

In secondo luogo, la registrazione di marchio, ai sensi dell’art. 20 CPI, tutela il titolare della stessa contro usi non autorizzati di:

• segni identici al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli indicati nella registrazione;
• segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, quando sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Inoltre, nel caso di marchi rinomati il titolare ha il diritto di vietare a terzi usi per prodotti o servizi non affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

In ogni caso, pertanto, i prodotti o servizi individuati nella domanda di registrazione costituiscono il punto di partenza per delimitare l’estensione della protezione conferita dalla registrazione stessa.

Nel caso in cui che volesse estendere la protezione del proprio marchio ad altri prodotti o servizi rispetto a quelli originariamente indicati, è necessario depositare una nuova domanda di registrazione. Allo stesso modo, nel caso in cui il titolare desiderasse ridurre il numero di prodotti o servizi indicati in sede di primo deposito, si renderà necessario depositare una domanda divisionale, limitando le classi merceologiche o i prodotti/servizi rispetto a una domanda già depositata.

a. Individuazione delle classi merceologiche

L’individuazione della classe merceologica di protezione avviene sulla base della Classificazione di Nizza, introdotta già dal 1957 dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale al fine di mettere a disposizione un punto di riferimento condiviso da più Stati per la registrazione dei marchi d’impresa.

La Classificazione di Nizza viene rivista con cadenza annuale ed è obbligatoria sia per la registrazione dei marchi italiani, sia per la registrazione dei marchi dell’Unione Europea e dei marchi internazionali presso l’OMPI, oltre che presso gli Stati membri dell’Accordo di Nizza e anche in diversi Stati non membri.

La Classificazione è dotata di note esplicative, oltre che di banche date online quali TMClass, al fine di consentire una più agevole individuazione della classe merceologica di interesse.

Ciononostante, questo rimane un passaggio estremamente delicato e complesso.

b. Descrizione dei prodotti o servizi per i quali si chiede la protezione

Oltre a individuare la classe merceologica di riferimento, è necessario procedere alla descrizione dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione. Una simile descrizione deve essere effettuata con precisione, per evitare sia di limitare inutilmente la protezione che si richiede, sia di estendere la stessa in modo improprio.

L’individuazione delle classi merceologiche e successiva descrizione dei prodotti o servizi comporta la delicata valutazione delle attuali capacità del richiedente e le ragionevoli aspettative di crescita, al fine di evitare la registrazione per classi per le quali il segno non potrà essere usato e, allo stesso modo, prevedere per quali prodotti o servizi è realistico attendersi che il segno potrà, in futuro, essere oggetto di uso effettivo.

9. I casi di estinzione del marchio d'impresa 

Una volta registrato, la tutela conferita dal marchio d’impresa può cessare per una serie di ragioni, individuate normativamente, che possono dipendere o dal comportamento del titolare del marchio medesimo oppure da azioni di terzi nei confronti delle registrazioni.

a. Mancato rinnovo

In primo luogo, una registrazione di marchio può estinguersi per mancato rinnovo da parte del titolare, sul quale ci soffermeremo in seguito.

b. Decadenza

Il marchio può inoltre decadere, ai sensi dell’art. 26 CPI:

• per volgarizzazione, ai sensi dell’art. 13 comma 4 CPI, nel caso in cui il marchio perda la propria capacità distintiva, in particolare se, a causa dell’inattività del titolare o per fatto del titolare, il marchio sia divenuto denominazione generica dei prodotti o servizi per i quali è registrato;
• per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 CPI, se il marchio sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato;

• sempre ai sensi dell’art. 14 comma 2 CPI, se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 
• per non uso, ai sensi dell’art. 24 CPI, se il marchio non forma oggetto di uso effettivo da parte del titolare, o con il suo consenso, per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo legittime cause di giustificazione.

Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 27 CPI.

L’UIBM non dichiara la decadenza d’ufficio, ma questo accertamento consegue un accertamento operato in via giudiziale o amministrativa.

c. Rinuncia

Il titolare di un marchio registrato può rinunciare, in qualsiasi momento, al marchio, depositando una apposita istanza di annotazione, munita di marca da bollo, allegando dichiarazione espressa sottoscritta dal titolare (in originale o copia autentica), bollata e registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, in regola con l'imposta di bollo e di registro. L’istanza può essere depositata: telematicamente; presso la Camera di Commercio di deposito; presso l’UIBM a Roma; tramite invio postale all’UIBM.

d. Altri casi

Da ultimo, una registrazione di marchio d’impresa può estinguersi in caso di successiva nullità dichiarata al termine di un procedimento amministrativo presso l’UIBM, iniziato da un soggetto terzo, oppure a seguito di sentenza passata in giudicato che abbia accertato la nullità del marchio registrato. In quest’ultimo caso, l’UIBM viene informato dell’esito del procedimento giudiziale e provvede ad annotare la sentenza dandone notizia nel Bollettino ufficiale. 

10. L’estensione temporale della protezione e il rinnovo del marchio

La registrazione di un marchio dura dieci anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda di primo deposito.

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 CPI, gli effetti della registrazione del marchio, a partire dalla quale sono conferiti i diritti esclusivi legati al marchio stesso, decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda.

Ciò significa che, una volta che il marchio sia stato definitivamente concesso, con riferimento al marchio italiano, gli effetti della registrazione vengono fatti retroagire alla data della domanda. Dal momento che l’attestato di registrazione viene normalmente emesso dall’UIBM trascorsi più di sei mesi (anche due/tre anni) dal deposito della domanda, si consente in questo modo al titolare di azionare il marchio anche nei confronti di condotte di terzi che siano avvenute nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione e la concessione del marchio.

Ai sensi dell’art. 16 CPI, la registrazione del marchio deve essere rinnovata ogni dieci anni dalla data di primo deposito, pagando la tassa di registrazione e presentando l’apposito, modulo con marca da bollo entro gli ultimi dodici mesi di scadenza o entro sei mesi successivi alla data di scadenza, pagando in quest’ultimo caso una mora. Oltre questo limite temporale il marchio non è rinnovabile e deve essere presentata una nuova domanda di marchio.

Gli effetti della registrazione del marchio, in casi di rinnovo, decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

Come per la domanda di primo deposito, la domanda di rinnovazione può essere presentata online, oppure presso le Camere di Commercio o inviando l’apposito modulo all’UIBM via posta.

La domanda di rinnovo deve essere presentata dal titolare del marchio o dal suo avente causa, subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovo. L’UIBM, in realtà, non verifica la titolarità del marchio, presumendo che chi sta presentando la domanda sia legittimato a chiedere il rinnovo.

La domanda di rinnovo del marchio non può contenere modificazioni o variazione rispetto alle domande precedenti. Pertanto, eventuali variazioni dovranno essere portate a conoscenza dell’Ufficio attraverso apposita istanza.

Non vi sono limiti alla ripetizione del rinnovo del marchio. Pertanto, un marchio registrato ha in realtà una durata indefinita: se non intervengono casi di estinzione del diritto di marchio, una registrazione può essere rinnovata infinite volte e garantire, dunque, al titolare un diritto perpetuo sul segno.

11. Quanto costa la registrazione di un marchio

Non è semplice ipotizzare in astratto il costo di una registrazione di marchio italiano, dal momento che sono molte le variabili che contribuiscono al calcolo finale delle tasse e dei diritti di segreteria che sono dovuti all’UIBM o allo Stato a seconda della domanda di registrazione che, in concreto, si intende depositare.

In via generale, le voci di spesa da considerare sono le seguenti:

a. Imposta di bollo

La domanda di registrazione di marchio, nel caso di deposito on-line, deve essere corredata da una marca da bollo da € 42,00. Invece, nel caso di deposito cartaceo o postale, occorre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine (inclusi sia i moduli che gli allegati).

b. Tasse di concessione governativa

L’importo della tassa di concessione governativa, da pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dalle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione: € 101,00 tassa di registrazione di marchio individuale comprensiva di una classe, € 34,00 per ogni classe aggiunta. Nel caso di marchio collettivo, la tassa raggiunge un importo di € 337,00 per una classe merceologica.

c. Diritti di segreteria

Nel caso di depositi cartacei, occorre versare alla Camera di Commercio i diritti di segreteria pari a € 40,00, lo stesso per il deposito postale, oppure € 43,00 più una marca da bollo di € 16,00 se si chiede una copia autentica del verbale di deposito.

Non sono dovuti diritti di segreteria nel caso di deposito on-online.

Inoltre, sono previsti ulteriori diritti di segreteria per la richiesta di copie (autentiche, estratti e copie semplici) e per l’invio di documentazione da parte dell’UIBM.

d. Costi legati a eventuale lettera di incarico

• Domanda in carta semplice con marca da bollo da € 16,00
• Tassa di concessione governativa per la lettera d’incarico € 34,00.

Pertanto, ipotizzando una domanda di registrazione di marchio individuale italiano per una sola classe, presentata online tramite mandatario abilitato o rappresentante dotato di lettera di incarico, con la richiesta di copia semplice, i costi di registrazione si aggirano attorno ai € 200,00.

Nel momento in cui si rendesse necessario prevedere più classi merceologiche, richiedere la copia autentica, o ipotizzare ulteriori circostanze che incidono sul calcolo delle tasse e dei diritti da versare, i costi per la registrazione del marchio aumenteranno di conseguenza.

Questa ipotesi inoltre non comprende i costi per una eventuale consulenza tecnico-legale.

12. Registrazione tramite professionista abilitato o in autonomia

Come anticipato trattando della procedura per il deposito del modulo per la registrazione di marchio, la domanda di registrazione può essere presentata direttamente dal richiedente, senza necessità di far intervenire un mandatario abilitato o un avvocato.

Tuttavia, sebbene la procedura possa sembrare, a prima vista, poco complicata e i costi relativamente contenuti, coloro che decidono di non affidarsi a un esperto per compiere le verifiche del caso e per la redazione della domanda di marchio possono correre numerosi rischi, che potrebbero addirittura vanificare il dispendio di tempo e risorse che si è reso necessario per muoversi autonomamente.

Ciò posto, come abbiamo già visto, gli unici soggetti che possono rappresentare il richiedente dinanzi all’UIBM sono i mandatari, Consulenti in Proprietà Industriale iscritti nell’apposito ordine, oppure gli avvocati iscritti all’albo.

Questi soggetti, una volta incaricati dal richiedente di procedere al deposito della domanda di marchio, si preoccupano di porre in essere le verifiche necessarie al fine di:

• accertare che il segno per il quale si richiede la registrazione possegga i requisiti richiesti e sia conforme a legge;
• il marchio sia rappresentato nel miglior modo possibile, così da venire incontro alle reali esigenze del richiedente (ad esempio, un conto è richiedere un marchio verbale, un altro è invece chiedere la protezione di un marchio figurativo, e anche in questo caso sono diverse le strategie a seconda che si chieda la registrazione rivendicando specifici colori o, al contrario, in bianco e nero);
• individuare le classi e i prodotti/servizi per i quali è opportuno chiedere la protezione;
• effettuare la ricerca di anteriorità, al fine di assicurarsi che il segno e i prodotti/servizi per i quali si chiede la registrazione non violino diritti altrui.

Questi accertamenti si rendono necessari dal momento che il richiedente difficilmente ha l’esperienza e gli strumenti necessari per valutare la propria domanda di registrazione da un punto di vista tecnico-legale.

Difatti, l’esame di anteriorità, come già discusso, riveste cruciale importanza e non è facilmente eseguibile da un soggetto non specializzato, così come l’individuazione delle classi merceologiche e dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione.

Pertanto, i rappresentanti e mandatari possono verificare che la domanda di marchio sia correttamente e precisamente compilata, così riducendo i rischi di dichiarazione di irricevibilità o rigetto da parte dell’UIBM.

Infatti, una volta presentata la domanda di registrazione del marchio, sono poche le modifiche che il nostro sistema consente di far annotare o trascrivere senza la necessità di depositare una ulteriore domanda. 

Infatti, ai sensi dell’art. 172 CPI, prima che l’UIBM abbia provveduto alla concessione del marchio, il richiedente ha facoltà di correggere la domanda negli aspetti non sostanziali. Sono ammesse, ad esempio:

• lievissime modifiche all’immagine del marchio se figurativo;
• -nel caso di marchio verbale, modifiche inerenti ai caratteri di stampa, la cancellazione parziale degli elementi che compongono il marchio verbale, mentre non sono consentite ulteriori integrazioni del marchio verbale con altre parole o lettere tali da stravolgerne il significato;
• limitazioni o specificazioni all’elenco dei prodotti/servizi originariamente depositato, mentre non sono concessi ampliamenti.

Inoltre, una volta concessa la registrazione, eventuali variazioni anagrafiche, rinunce, limitazioni devono essere portate a conoscenza dell’UIBM tramite una apposita istanza di annotazione, mentre per le variazioni nella titolarità del marchio occorre procedere con una istanza di trascrizione.

Al contrario, eventuali modifiche sostanziali del marchio o richieste di modifica della protezione richiesta quanto a classi merceologiche o prodotti/servizi già indicati devono essere effettuate presentando una nuova domanda di marchio, eventualmente divisionale.

Inoltre, il supporto di un rappresentante o mandatario è opportuna nel momento in cui l’UIBM rilevi delle criticità oppure si apra un procedimento di opposizione nei confronti della domanda di registrazione da parte di terzi.

Da ultimo, eventuali errori nella domanda di registrazione di marchio si traducono in una registrazione non adatta alle reali esigenze dell’imprenditore o in ogni caso rischiosa, in quanto più facilmente attaccabile da terzi che volessero farla dichiarare nulla o provocarne l’estinzione in altri modi. 

13. Il marchio dell’Unione Europea

Il richiedente che volesse un titolo valido per tutto il territorio dell’Unione Europea può depositare una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea.

In questo modo, con un’unica procedura di registrazione e un unico attestato, è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti gli Stati membri, con estensione automatica ai nuovi Stati che dovessero fare il loro ingresso nell’Unione Europea. Non è possibile limitare l’estensione territoriale escludendo alcuni Stati membri.

I titolari di una registrazione di marchio italiana, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale, possono chiedere l’estensione territoriale all’Unione Europea. In questo modo, la data del marchio dell’Unione Europea coincide con quella del deposito italiano.

I presupposti e requisiti previsti della normativa applicabile ai marchi dell’Unione Europea (Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (UE) 2017/1001) ricalcano sostanzialmente quanto previsto per il marchio italiano.

Tuttavia, il deposito di una domanda di registrazione per l’Unione Europea comporta per il richiedente maggiori rischi dovuti, in primo luogo, alla circostanza che le anteriorità da valutare ai fini del requisito della novità sono certamente più numerose che nella considerazione del solo territorio italiano. Anche in questo caso, dunque, è bene affidarsi all’aiuto di specialisti.

Vi sono alcune differenze, inoltre, per quanto riguarda l’iter di concessione della registrazione di marchio.

a. iter di registrazione del marchio dell’Unione Europea

La domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea può essere depositata telematicamente o in via cartacea presso l’EUIPO in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Inoltre, dev’essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell’EUIPO, diversa dalla prima, tra: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Nel corso dell’esame formale, la domanda di marchio è soggetta a traduzione, in modo da rendere i dati accessibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, se richiesto dal richiedente, l’EUIPO può effettuare una ricerca di anteriorità. Nel caso in cui venissero rilevati marchi anteriori identici o simili, l’EUIPO informa sia il richiedente che i titolari dei diritti anteriori (attraverso una lettera di sorveglianza) dell’esito della ricerca.

A seguito della pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, i terzi che ritengono che la domanda di registrazione non debba essere concessa hanno tre mesi per presentare obiezioni, le quali possono riguardare la sussistenza di diritti anteriori di cui sono titolari (aprendo la procedura di opposizione che si svolge in modo similare a quella di fronte all’UIBM, seppur con variazioni), oppure la presenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

Se l’esame dell’EUIPO ha esito positivo, nessuno deposita un'opposizione o non vi sono osservazioni di terzi, la procedura di opposizione si risolve in favore del richiedente, pertanto il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata.

Se invece la domanda viene respinta, è ancora possibile trasformare la domanda di marchio dell’Unione Europea in registrazioni nazionali, a condizione che non vi siano conflitti.

Il titolare acquisisce il diritto esclusivo sul segno con la registrazione del marchio. Contrariamente a quanto succede con il marchio italiano, infatti, i diritti conferiti dal marchio dell’Unione Europea possono essere opposti a terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

b. costi di registrazione del marchio dell’Unione Europea

Nel caso di deposito telematico, per una domanda di registrazione di marchio comprendente una sola classe merceologica occorre versare € 850,00. L’indicazione di una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di € 50,00 mentre è previsto un aumento di € 150,00 per ogni classe aggiunta oltre la seconda.

Per quanto riguarda, invece, il deposito cartaceo, per una domanda di registrazione di marchio comprendente una sola classe merceologica occorre versare € 1.000,00. L’indicazione di una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di € 50,00 mentre è previsto un aumento di € 150,00 per ogni classe aggiunta oltre la seconda. 

14. Le estensioni internazionali di marchio e i marchi esteri

a. L’estensione internazionale di una registrazione nazionale o dell’Unione Europea

Quello che viene comunemente chiamato “marchio internazionale” non è in verità un marchio a validità internazionale ma, al contrario, un marchio nazionale di uno Stato che aderisce al Sistema di Madrid o un marchio dell’Unione Europea la cui registrazione viene estesa ad altri Stati designati tra quelli che aderiscono al Sistema di Madrid. Attualmente 122 Stati fanno parte del programma.

La richiesta di estensione varia a seconda che si chieda l’estensione di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione Europea.

- Estensione internazionale di un marchio italiano

La procedura di estensione si fa tramite richiesta cartacea in Camera di Commercio, compilando un apposito modulo con imposta di bollo.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento e, se l’estensione è effettuata entro sei mesi dalla data di deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale. 

- Estensione internazionale di un marchio dell’Unione Europea

La procedura di estensione si fa tramite compilazione e invio telematico di un apposito modulo attraverso il portale dell’EUIPO.

- Sorti dell’estensione internazionale del marchio

Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale o dell’Unione Europea che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio di origine cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente.

- Costi dell’estensione di marchio internazionale

Il richiedente deve sostenere sia i costi relativi alla presentazione del modulo presso o la Camera di Commercio o l’EUIPO, sia una tassa amministrativa fissa da corrispondere all’OMPI, sia le tasse previste da ogni singolo Stato per il quale chiede l’estensione. Pertanto, i costi da sostenere per l’estensione del marchio internazionale dipendono dagli Stati in cui si vuole tutelare il marchio.

b. Marchi esteri

Nel caso in cui il richiedente non fosse interessato a procedere con una registrazione di marchio dell’Unione Europea o con una estensione internazionale a uno degli Stati facenti parte del Sistema di Madrid, ad esempio perché il territorio sul quale si vuole ottenere protezione non sarebbe comunque coperto da queste registrazioni, è possibile richiedere direttamente una registrazione nazionale presso l’Ufficio marchi dello Stato interessato.

In questo caso, tuttavia, è sicuramente consigliabile affidarsi a un professionista abilitato a rappresentare il richiedente presso l’Ufficio del territorio designato. Difatti, non solo le normative potrebbero essere significativamente differenti rispetto a quelle relative al marchio italiano o dell’Unione Europea, ma vi sarebbero anche difficoltà relative alla gestione dei rapporti con l’Ufficio e possibili barriere linguistiche.

Inoltre, non è detto che la normativa applicabile consenta a richiedenti residenti al di fuori dello Stato di depositare domande di marchio, rendendo necessario conferire il potere di rappresentanza a un soggetto sul territorio. 

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